東京高等裁判所 平成９年（ネ）３８９４号 判決 1998年9月24日
控訴人（原告） ザ ウェルカム ファウンデーション リミテッド
被控訴人（被告） 株式会社富士薬品
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
１ 原判決を取り消す。
２ 被控訴人は、平成一一年における後発品の薬価基準収載日の翌日まで別紙物件目録記載の製剤を製造し又は販売してはならない。
３ 被控訴人は、平成一一年一一月二日まで、アシクロビルを有効成分とし、「単純疱疹」又は「骨髄移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制」を薬効とする製剤につき、製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売をしてはならない。
４ 被控訴人は、平成一二年五月一一日まで、アシクロビルを有効成分とし、「帯状疱疹」を薬効とする製剤につき、製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売をしてはならない。
５ 被控訴人は、平成一二年六月一五日まで、アシクロビルを有効成分とし、「水痘」を薬効とする製剤につき、製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売をしてはならない。
６ 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二事案の概要
事案の概要は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄中「第二 事案の概要」（四頁五行ないし二八頁五行〔知裁集六五一頁一六行目から六六〇頁一二行目まで〕）のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決五頁八行目〔同上、六五二頁六行目〕の「当該製剤の製造販売を開始する可能性が高い、」の後に改行して、次のとおり加える。
「<３> 被控訴人は、本件特許権の存続期間の延長の対象となった薬効に関する製剤についても、その延長期間中に後発品として製造承認申請をし、その一環として、本件特許権侵害を構成する、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造がなされる蓋然性が極めて高く、また、生物学的同等性試験のための製剤の製造が実生産規模でなされることは必至である、」
二 同一一頁末行〔同上、六五四頁一四行目〕の「１ 請求第一項に関して」を、「１ 控訴人の申立第２項の請求（被控訴人に対し、平成一一年における後発品の薬価基準収載日の翌日まで本件製剤の製造販売の差止めを求めるもの）について」と改める。
三 同一二頁七行ないし一四頁八行〔同上、六五四頁一九行目から六五五頁一三行目まで〕を次のとおり改める。
「（二） 被控訴人の右行為は、以下述べるとおり、特許法六九条一項の「試験又は研究」のための行為としても許されるものではない。
(1) 特許法六九条一項について
特許法の目的は、発明の公開の代償として特許権者に独占権を付与し、もって技術の進歩を促すことにあるが、技術の進歩をもたらす試験又は研究が特許権により禁じられてしまうのでは、かかる特許法の目的自体の実現が妨げられてしまう。そこで、このような試験又は研究を例外的に特許権の効力が及ばないものとしたのが、特許法六九条一項の規定である。したがって、特許法六九条一項の「試験又は研究」とは技術の進歩を目的とするものであり、当該特許発明との関係での技術の進歩をもたらすような試験又は研究のみを指すものである。
右規定の「試験又は研究」の範囲を安易に拡大することは、発明の公開の代償として特許権者に対し与えられるべき独占権の範囲を不当に制限するものであり、特許法の目的に反するものである。
(2) 後発品の製造承認申請のための試験と特許法六九条一項
<１> 後発品の製造承認申請のための試験の実態
ア．後発品の製造承認申請のための製造基準や試験方法については、後発品が出されるような医薬品については、日本薬局方又は日本薬局方外医薬品規格（以下「局外規」という。）に、後発品の申請に必要な測定条件、規格及びデータが掲載されており、また、各先発品のインタビューフォーム、能書及び製品パンフレットには、多数の測定条件、規格及びデータが掲載されている。このように、後発品の製造基準や試験方法が明らかにされていることに加えて、後発品の製造承認申請のための試験時には、通常、先発品が発表されてから約一〇年、その有効成分が合成されてから約二〇年が経過しており、その間に製剤化技術・機器も進歩することに鑑みると、後発品メーカーが、自らの創意工夫により、後発品の製造基準や試験方法を設定考案する必要性はほとんどないというべきである。
イ．有効成分である原末の製造方法について、後発品メーカーは、先発品メーカーの特許明細書から知ることができることに加え、前記のとおり、当該化合物が合成されてから約二〇年も経過した時点で同一の化合物を合成するのであるから、その間の合成技術の進歩の成果を享受することができる。また、そもそも、後発品メーカーの多くは、自ら原末を製造することなく、安価な原末を輸入している。
したがって、後発品メーカーにおいて自らの創意工夫により、後発品のための原末の製造方法を設定考案する必要性はない。
ウ．後発品の製造に用いる副材料の種類については、当然のことながら、薬理的に許容されているものでなければならず、そのほとんどは、日本薬局方、局外規又は医薬品添加物規格等に収載され、規格が定まっている。製剤化検討については、先発品の組成は、副材料を含めてリバースエンジニアリングにより簡単に分析できるものであり、特に溶剤に溶解し得る物質の分析は極めて容易である。さらに、こういった組成分析を行わなくても、慣用の基本製剤処方に活性成分を加えて製剤化検討を行うだけで製剤化検討はできる。また、後発品の製造方法が先発品と相違していたとしても、生理作用に大した影響が生じることはない上、万一影響が生じたとしても、後発品についての臨床試験が行われない以上、かかる影響による好ましくない生理活性を検出することも除去することもできない。
したがって、後発品メーカーにおいて、自らの創意工夫により、後発品の副材料や製剤化検討について設定考案する必要性はない。
エ．結局のところ、後発品の製造承認申請のための試験は、技術の進歩を導くものでも、新しい知見ないし未知の情報を入手するためのものでもなく、先発品につき提供された旧い知見ないし既知の情報に基づき、後発品の商品としての品質が先発品と同等であることを示すためのものにすぎない。
そして、後発品の有効成分は先発品のそれと同一でなければならないことから、後発品の製造承認申請に際して、特許発明の対象である有効成分自体の改良は一切行われていない。また、後発品の製造承認申請に際して、臨床試験が行われない以上、安全性及び有効性についての新しい知見ないし未知の情報を入手することはできない。
したがって、後発品の製造承認申請のための試験において、当該特許発明の改良がなされるなどということはあり得ない。
<２> 後発品の製造承認
後発品の製造承認申請に当たって要求される「規格及び試験方法に関する資料」、「加速試験に関する資料」及び「生物学的同等性に関する資料」（静脈注射剤にあってはこの資料は免除されている。）は、当該申請にかかる後発品が新薬の同等品であることを確認するためにのみ提出されるものであり、それ以外の目的はない。
厚生省は、後発品の製造承認申請に基づき製造承認という行政処分を行うが、申請にかかる後発品の品質、有効性及び安全性を審査して、問題がなければ、この処分を行う。しかしながら、後発品の場合には、新薬の同等品であるか否かが唯一の審査対象であって、いうなれば、後発品の製造承認とは、新薬の同等品であることを公に承認し、お墨付きを与えることを意味する。
このような新薬の同等品であることのお墨付きに基づき、後発品の製造販売の禁止が解除され、その製造販売が可能となる。製造承認申請はこのようなお墨付きを得ることを唯一の目的とした行為であり、そのための試験も全く同様な目的で行われる。
<３> 特許法六九条一項との関係
右のとおり、製造承認申請のための試験とは、いうなれば、後発品という新薬の同等品を発売するための準備行為であって、それ以上のものではない。また、これは、特定の製品に関するものであって、しかも、この試験によって得られたデータは第三者に対し公開されるものではないので、医薬品分野の技術の進歩ないし革新を導くものではない。逆にいえば、このような行為を特許法六九条一項に該当しないとして禁止しても、技術の進歩が何ら阻害されるものではない。つまり、後発品の製造承認申請のための試験をする際には、新薬の試験により当該有効成分の有効性、安全性は既に確認されており、当該有効成分の有用性を知るという意義は失われている。後発品の製造承認申請のための試験の目的は、特定の後発品が新薬と同等品であるか否かを確認することに尽きるものであり、また、この試験のデータが公開されることもない。したがって、後発品の製造承認申請のための試験は、当該後発品メーカー以外の第三者にとって何ら有益な新しい知見ないし情報をもたらすものではない。
しかも、後発品の製造承認申請は、新薬の製造承認申請によって得られたデータにフリーライドしてなされるものであり、また、その販売に当たっても新薬によりなされた営業努力にフリーライドして新薬を処方した医療機関に取り込んでいくだけでよいのである。このようなフリーライドとしての後発品の製造承認申請のための行為に関して、特許法が特別に取り扱う社会的ないし経済的必要性は何ら認められない。
(3) 国際的な潮流と公平等
<１> 特許権存続期間中における後発品の製造承認申請のための試験を試験特権として適法化する見解は、先進国の中には全く例を見ない。
先進国の中でも、米国のようにボーラー条項により後発品の製造承認申請のための試験を立法化した例はあるが、わが国において、ボーラー型条項を解釈により事実上制定することは許されない。これは立法的にのみ可能であって、ボーラー条項と同様な趣旨を軽々しく司法判断によって持ち込むことはできない。米国の法制においても、単に後発品の製造承認申請のための試験を非侵害としただけではなく、製造承認申請自体を形式的に特許権の侵害とし、少なくとも手続的に特許権者を保護する格別な手段を採用している。単なる司法判断では、このような手段を採ることは不可能である。
日本においては、米国におけるような手続的保護もない上、実際に後発品メーカーが特許権の存続期間中にどのような行為をしたのかも全く明らかにされない。特許権存続期間中における後発品の製造承認申請のための試験を適法化することは、このような試験の名目で特許権の侵害行為の横行を許すおそれがあり、公平を欠くものであるといわざるを得ない。
特許権存続期間中に後発品の製造承認申請のための試験が特許権の侵害になるとすれば、後発品メーカーとしては、同じスタートラインに立って製品開発を進めることになるのであり、後発品メーカー間での不公平は解消される。また、特許権者としても、特許権存続期間中は、少なくとも、後発品という先発品との同等品のサンプル製造行為等の禁止を求めることができるのであり、特許権の十分な保護を享受し得ることになる。
さらにいえば、その結果、後発品の市場参入が遅れるとしても、それは二年程度の期間であり、この間は必要な患者に従前どおり新薬が提供され続け、格別の不都合はないのである。したがって、このような後発品の市場参入の多少の遅れを参酌しても、特許権の保護、とりわけ医薬品特許という開発に莫大な費用と時間を要するものに対する保護の必要性並びに画期的な新薬への社会的要請に鑑みれば、特許権存続期間中における後発品の製造承認申請のための試験を禁止すべきことは明らかである。
<２> また、後発品の製造承認申請のための試験について、特許法六九条一項の「試験又は研究」に当たると解釈することは、ＴＲＩＰｓ協定に違反するものである。すなわち、
「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（「ＴＲＩＰｓ協定」）三三条は、特許権の保護期間を最低でも出願日から二〇年と定め、同二八条一項は、特許権が物の発明の場合に、その物の「生産、使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とする輸入を防止する排他的権利」を有する旨規定している。しかも、同三〇条は、この排他的権利について、第三者の正当な利益を考慮し、限定的な例外を定めることができるとしながらも、この例外は、「特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする」旨を規定し、また、同二七条一項は、技術分野を問わず特許権が与えられ、享受されるべき旨を規定している。したがって、後発品の製造承認申請のための試験について、特許法六九条一項の「試験又は研究」に当たると解釈することは、同条項の「試験又は研究」の範囲を不当に拡大し、また、後発品の製造承認申請のための試験のみを特許法上有利に扱うことにより、新薬に係る特許権の行使につき差別的取扱いをしたものであって、ＴＲＩＰｓ協定に違反するものといわざるを得ない。」
四 同一五頁三行目〔同上、六五五頁一七行目〕の「平成八年年」を「平成八年」と改める。
五 同一九頁四行目〔同上、六五七頁六行目から七行目にかけて〕の「本件特許権を侵害するとの主張は争う。」の後に改行して、次のとおり加える。
「(1) 特許法六九条一項は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定するが、この「試験」には何の限定も付されていない。このような場合には、特許法の目的や「試験」に特許権の効力を及ぼさないこととした立法趣旨等から認められる特段の限定解釈事由がない限り、文言どおりに解釈すべき筋合である。すなわち、本件特許権の存続期間満了後用の試験も「試験」であるから、それが特許法六九条一項の「試験」に該当しないというためには右の特段の事由を要する。ところが、控訴人が特段の事由として主張するところは、要するに、特許権の存続期間（延長期間を含む）中の満了後用試験を容認することは、発明の保護により発明を奨励するという特許法の目的に反する、ということに帰着する。しかし、一定期間の発明利用の独占が発明奨励の目的にかなうのは、発明利用による収益の独占が発明活動の大きな動機付けとなり得るからであり、試験が特段の限定を付せられずに一般的に特許権の効力外とされたのは、試験は一般的に一定期間内の収益独占を損なわないからに他ならない。試験が学問・技術の進歩という大きな公益目的に寄与することは勿論であり、そのためには、試験の自由に対する無用の制約はなるべく避けるべきである。「試験」に特段の限定を付さない特許法六九条一項の規定は、この見地から当然視されるものである。そして、その例外は、特許権の保護による発明の奨励を損なうような試験、具体的には特許期間中の収益独占を損なうことになる試験に限られるべきである。
(2) 控訴人は、後発品の製造承認申請のための試験について、特許法六九条一項の「試験又は研究」に該当しない旨主張するが、以下述べるとおり、たとえ製造承認申請のための試験行為であっても、少なからず技術の進歩、改善がもたらされる。
そもそも、先発品と有効成分、投与経路、効能・効果、用法・用量、剤型、含量が同じである後発品について、生物学的同等性試験が要求されるのは、何らかの未知の要因や、有効成分及び賦形剤の原材料の出所、製法等の相違によって生物学的には同等でない場合があることから、医薬品としての有効性、安全性を確保するために、そのような場合であるか否かを明らかにする必要があることによるものである。生物学的同等性試験によって、後発品である医薬品が先発品と同等であるか否かが判明するということも技術的進歩をもたらすものである。
また、後発品の製造承認申請のために製剤の溶解性、吸収性、服用の便宜性等について各種試験を行うことは、先発品の成分・効能と同等の製剤の型、用量、用法の製剤を得るためだけの技術上の知見にとどまらず、広く薬剤の規格や製剤化技術に関し、技術的・基礎的な知見をも得ることができる。これにより、将来にわたる製薬技術進歩の基礎となり得る各種知見や情報が得られる。この意味でも、後発品の製造承認申請のために実施される各種試験は、広く科学技術の進展に寄与しているということができる。
特許法六九条一項は、新規発明や利用発明に直結する性格の技術研究ではなく、また、直ちに製薬技術に関する新たな改良進歩が得られない場合であっても、およそ研究行為であって、一定の技術的進歩をもたらし得る行為に対しては特許権が及ばないことにして、技術の進歩、改善を阻害しないようにしているのである。
(3) 控訴人は、後発品の製造承認申請のための試験が特許法六九条一項の「試験又は研究」に該当するものとすると、米国のボーラー条項以上に特許権者を不利な立場に追い込むことになって不当である旨主張するが、特許権の存続期間中に特許権者が市場を独占して開発費用の回収を行えるという点では異なるところはない。そして、ボーラー条項的規定がないとの理由で、後発品の試験行為を許さず、結果として特許期間満了後も特許権者の市場独占を許す方がはるかに条理に反することである。
また、控訴人は、後発品の製造承認申請のための試験について特許法六九条一項の「試験又は研究」に当たると解釈することはＴＲＩＰｓ協定に違反する旨主張する。
しかし、特許期間満了後用試験の実施は、先発品とあらゆる点で全く同じではない後発品について、先発品との生物学的同等性等を確認するものであり、最終的に当該医薬品を投与される患者にとっても有用である。そして、あくまでも特許期間満了後の実施を前提とする限り、特許権者の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害するものではない。したがって、特許期間満了後用試験の実施は何らＴＲＩＰｓ協定に違反していない。」
六 同二〇頁九行目〔同上、六五七頁一七行目〕の「２ 請求第二項ないし第四項に関して」を、「２ 控訴人の申立第３項ないし第５項の請求（被控訴人に対し、延長された薬効に関するアシクロビル製剤について、各延長期間中における製造承認申請、右申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験、製造販売の差止めを求めるもの）について」と改める。
七 同二〇頁末行〔同上、六五七頁一九行目〕の「被告は、」の前に「（一）」を加え、同二二頁六行目〔同上、六五八頁九行目〕の「その製造販売の差止めを求める権利を有する。」の後に改行して、次のとおり加える。
「（二） 以下述べるとおり、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造行為及び後発医薬品の生物学的同等性試験に用いられる製剤の製造行為は本件特許権を侵害するものであるから、右各製造行為は差し止められるべきである。
(1) 予測的バリデーションと特許権侵害
<１> 平成八年四月一日以降、医薬品の製造業者が新たに品目追加等の許可を取得するには、バリデーション基準（平成七年三月一日薬発第一五八号各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知）が適用されることから、同日以降に品目追加許可を取得して、アシクロビル後発品の製造を開始するためには、予測的バリデーションを実施しなければならず、その一環として、原則三ロットのバルク製品を実生産規模で製造することが必要である。
ここでいうバルク製品とは、錠剤の場合、包装されていないものの刻印も施されており、包装をすれば直ちに販売することが可能であるものを意味する。そして、バリデーション基準においても、これらバルク製品は、製造承認及び許可を得た後には、規格に適合していれば製品として出荷して差し支えないとされている。
後発品の場合、各社及び各製剤毎に一ロットの数量は異なるが、一ロットで数十キログラムの原末を使用するのが通常と考えられる。
このように、予測的バリデーションのために生産されるバルク製品の数量は原末で数十キログラムにも及ぶこと、予測的バリデーションのために製造されたバルク製品は販売されることを予定していること、バルク製品は実際にも包装すれば直ちに販売できる製品そのものであることから、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造は、商業的生産行為そのものである。
したがって、特許権存続期間中に予測的バリデーションのためのバルク製品を製造することは、特許法六九条一項の「試験又は研究」に該当する余地はなく、特許権侵害を構成する。
<２> 被控訴人は、注射剤について、特許権存続期間満了前に所定の試験を行って資料を準備し、製造承認申請を行い、存続期間満了後間もなく製造承認を取得している（当時は前記バリデーション基準の適用はなかった。）。
特段の事情のない限り、特許期間が延長された薬効にかかる後発品についても、同様のスケジュールで製造承認申請等の手続を行うものと考えられるから、その一環として予測的バリデーションのためのバルク製品の製造が特許権存続期間中になされる蓋然性が極めて高く、特許権存続期間中におけるかかる製造は差し止められるべきである。
(2) 後発医薬品の生物学的同等性試験と特許権侵害
<１> 後発品の製造承認申請に際して添付すべき生物学的同等性に関する資料の作成については、平成九年一二月二二日付け医薬審第四八七号で厚生省医薬安全局審査管理課長により「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」が発表され、平成一〇年一月一日以降に行われる医療用後発医薬品の承認申請から適用することとされた。
右ガイドラインによれば、特許権存続期間中に製造承認申請をする場合、生物学的同等性試験に用いる試験製剤は、実生産ロットの一〇分の一以上の規模の製剤を製造しなければならない。このような規模の製造が要求されるのは、特許発明の対象である発明に関する試験ないし研究とは無関係に、先発品と同等の後発品が商業的規模で製造されるのかという製造上の技術が問題にされているからであり、このような点からしても後発品の製造承認申請のための試験における製剤の製造が、特許法六九条一項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」たり得ないことは明らかである。
<２> 生物学的同等性のための試験は、製造承認申請のために必要な資料を準備するためになされるものであるから、製造承認申請を特許権存続期間中に行う以上、必ず特許権存続期間中になされることになる。
被控訴人は、特許期間が延長された薬効にかかる後発品についても、特許権存続期間中に製造承認申請等の手続を行うものと考えられるから、その一環として生物学的同等性試験のための製剤の製造が実生産規模で特許権存続期間中になされることは必至であり、特許権存続期間中におけるかかる製造は差し止められるべきである。」
八 同二八頁五行目〔同上、六六〇頁一一行目から一二行目にかけて〕の「差止請求権の前提たる「侵害又はそのおそれ」はない。」の後に改行して、次のとおり加える。
「（五） 予測的バリデーションは、医薬品製造品目追加許可申請に必要な検証作業であって、三ロットの実生産規模のバルク製品（中間品）の製造を行い、設備、工程、品質等が期待される結果を達成しているかを確認する。結果が悪ければ期待される結果が得られるまで製造条件等の変更を行う必要があり、医薬品の品質に影響を及ぼす変動要因を特定する作業が行われることになるから、これも試験・研究行為に該当する。
結果が不十分な場合はバルク製品を廃棄する一方、問題のない場合は許可収得の後に包装・表示等を行って製品化することも可能となるが、製造条件等を十分検証済みの実際の製造ラインでの本格的な製造と異なることはいうまでもない。医薬品の品質を高めるために設けられた予測的バリデーションの実施に伴い、目的とする品質に適合する医薬品が製造できたときに、それを廃棄をさせることが国民経済として無駄であるので、その転用を許しているのである。しかし、その販売は、特許権の存続期間満了後にしか行われないから、何ら特許権者の市場独占の利益を害さない。したがって、仮に、バリデーションの実施に伴いバルク製品の製造がなされたとしても、特許権侵害を構成するものではない。
なお、延長特許の存続期間の満了後に製造承認を取得してからバリデーションのためにバルク製品の製造を行えば足りるのであって、延長特許の存続期間中にバルク製品の製造を行うことが不可欠であるかのような控訴人の主張は相当ではない。」
第三証拠<省略>
第四当裁判所の判断
一 本件事案の要約
１ 控訴人は、平成八年三月一日まで本件特許権を有していたものであり、控訴人の申立第３項ないし第５項記載の各薬効については、それぞれ平成一一年一一月二日、同一二年五月一一日、同一二年六月一五日までの存続期間の延長登録がされていること、被控訴人は、本件特許発明にかかる物質であるアシクロビルの原末を入手、使用して、本件製剤（注射液）の製造承認申請のための試験を行い、平成八年三月一五日、厚生大臣から製造承認を得、同年七月に薬価基準収載を受け、本件製剤を製造販売していることは、当事者間に争いがない。
２ 控訴人の申立の要旨は、次のとおりである。
（一） 控訴人の申立第２項の請求
被控訴人が本件特許権の存続期間中に本件製剤の製造承認申請のための試験を行ったことは、本件特許権の侵害行為であり、これに基づいて本件特許権の存続期間満了後直ちに本件製剤を製造販売することは、違法な早期参入の利益を取得することになり、不法行為を構成するものであるから、本件特許権の存続期間満了後も右侵害行為がなければ不可能であるはずの相当期間の製造販売行為の差止めを認めるのが相当であり、その期間としては、平成一一年度の薬価基準収載日（平成一一年七月）の翌日までとするべきである。
（二） 控訴人の申立第３項ないし第５項の請求
被控訴人は、本件特許権の存続期間延長の対象となった薬効に関する製剤についても、その延長期間中に後発品として製造承認の申請をし、延長期間満了後直ちに当該製剤の製造販売を開始して違法に早期参入の利益を得ようとしているのみならず、延長期間中に製造承認申請等をする手続の一環として本件特許権侵害となる予測的バリデーションのためのバルク製品を製造する蓋然性が極めて高く、また、生物学的同等性試験のための製剤の製造が実生産規模でなされることは必至であるから、特許法一〇〇条一項に基づき、延長された薬効にかかる後発品である製剤の製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売は差し止められるべきである。
３ 本件における主たる争点は、被控訴人が本件特許権の存続期間中に行った本件製剤の製造承認申請のための試験は、特許法六九条一項に規定する「試験又は研究」に該当し、本件特許権の効力が及ばないものであるか否かである。
二 控訴人の申立第２項の請求（被控訴人に対し、平成一一年における後発品の薬価基準収載日の翌日まで本件製剤の製造販売の差止めを求めるもの）について
１ 被控訴人は、その事業の一環として本件製剤の製造承認申請のための試験を行うに際し、本件特許権の存続期間中に本件特許発明の技術的範囲に属するアシクロビル原末を使用して本件製剤を製造したものであるから、被控訴人の右行為は本件特許発明の業としての実施に該当する。
しかしながら、被控訴人の右行為は、以下のとおり、特許法六九条一項に規定する「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当し、本件特許権の効力は及ばないものと解される。
２（一） 特許法六九条一項の「試験又は研究」について
(1) 特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」（一条）ものであって、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという目的を達成するために、「発明の保護」と「発明の利用」を図ることとしている。このことは、例えば、発明が広く利用されることを確実ならしめるために、特許を受けようとする者に発明の公開を義務づけるとともに、発明の公開の代償として特許権を付与し、また、特許権者による特許発明の実施の独占を一定期間に限って認め、一定期間経過後は何人も当該特許発明を自由に利用することを認めることによって具体化されている。わが国の特許制度は、発明の保護と発明の利用との調和、換言すれば、特許権者が公開義務はあるが、特許発明を一定期間中独占的に実施することができること等による利益と、第三者が特許発明を利用する場合、一定期間中は特許権により制約を受けるが、一定期間経過後は自由に利用できることによる社会一般の利益との調和を前提としているということができる。
したがって、特許法が「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」（六九条一項）という規定を設けている趣旨及びその内容についても、特許制度における右のような前提を踏まえて解釈することが必要である。
(2) まず、右六九条一項の規定が設けられている趣旨について、「発明の利用」という観点から考えると、前記のとおり発明が広く利用されることを確実にするために発明の公開を義務づけているのであるが、当該特許発明を産業上利用するためには、その準備行為として、試験又は研究によって当該特許発明の技術内容、利用可能性等を確認ないし検討する必要があり、それは当然許容されるべきものと考えられる。そして、試験又は研究として行われる特許発明の実施は、通常、特許権者と直接競業する形態で行われることはなく、したがって、特許権者の経済的利益を直接害するということもないから、「発明の保護」という点が特に問題になるということは考えられない。
このように、特許発明を産業上利用するためには、その準備行為として、試験又は研究によって当該特許発明の技術内容、利用可能性等を確認ないし検討することが当然必要であり、試験又は研究として行われる特許発明の実施が特許権者の経済的利益を直接害するということは通常考えられないことから、特許法は、特許権の効力が及ばない範囲の一態様として、右六九条一項の規定を設けたものと解される。
(3) 六九条一項所定の「試験又は研究」の内容についてみるに、特許発明を産業上利用するための準備行為としての試験又は研究は、例えば、第三者が特許発明を基礎として新たな技術を開発することあるいは特許発明に係る技術を次の段階に進歩させることを目的として行う場合、第三者が特許権者から実施権の設定を受けるか否かを決定するための資料を得ることを目的として行う場合、特許権の存続期間満了後に当該特許発明を実施するか否かを決定するための資料を得ることを目的として行う場合等種々の態様が考えられる。また、特許発明を直接的に産業上利用するための準備行為としてのものとはいえないが、第三者が特許権を侵害しないような技術を探索することを目的として行う場合、特許発明が従来技術と対比して新規性・進歩性を有しているか否かを確認することを目的として行う場合があるほか、単に特許発明の技術内容についての知見を得るために、当該特許発明について試験又は研究を行うといった場合も想定される。
そして、特許発明の実施としての試験又は研究には、それが当該特許発明を産業上利用するための準備行為であるか否かを問わず、例えば、「物」の特許発明に関していえば、まず、特許発明に係る実施品を分析・調査することにより、あるいは特許発明に係る実施品を試作し又は特許発明に係る実施品を使用した試作品を製作して、それらの物を分析・調査することにより、当該特許発明に係る物あるいはそれを使用した物の性状、機能、有効性、安全性等についての知見を得ること及び特許発明の実施可能性、実施価値を確認、検討することをその内容とするものも含むということになる。また、それが特許発明の産業上の利用を前提としている場合には、試作品等の分析・調査により得られた知見や検討結果が、現実に特許発明を利用し、製品化することとなった場合にも、正しいものとして妥当し通用するか否かを確認、検討しておくことも必要であり、右確認、検討に必要な限度における特許発明の実施も準備行為としての試験又は研究に含まれるものというべきである。
もっとも、発明の保護と発明の利用との調和という観点から、六九条一項に該当するためには、試験又は研究として行われる特許発明の実施が、特許権の存続期間中に、市場において特許権者と直接競業する形態で行われるものではなく、特許権者の経済的利益を直接侵害することがないものであることを要することはいうまでもない。
(4) ところで、六九条一項が、「発明の保護」と「発明の利用」との調和の一態様として設けられている以上、右規定における「試験又は研究」についても、一条に定める「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という目的にかなうものであることが求められており、試験又は研究のためにする特許発明の実施について特許権の効力が及ばないとしているのも、それが技術の進歩ないし開発に寄与するものと考えられていることによるものである。
しかしながら、このことから、六九条一項の「試験又は研究」について、特許発明を基礎として新たな技術を開発することあるいは特許発明に係る技術を次の段階に進歩させることを直接の目的とするもの、又は、具体的・現実的に技術の進歩ないし開発をもたらすものに限定することは相当ではない。
前記のとおり、試験又は研究には、第三者が特許発明を基礎として新たな技術を開発することあるいは特許発明に係る技術を次の段階に進歩させることを目的として行う場合のほか、第三者が特許権者から実施権の設定を受けるか否かを決定するためや特許権の存続期間満了後に当該特許発明を実施するか否かを決定するための資料を得ることを目的として行う場合、第三者が特許権を侵害しないような技術を探索することを目的として行う場合、特許発明が従来技術と対比して新規性・進歩性を有しているか否かを確認することを目的として行う場合、あるいは単に特許発明の技術内容についての知見を得るために行う場合等種々のものが考えられるが、これら後者の目的・態様のものも六九条一項の「試験又は研究」に該当することは明らかであるところ、これらのものは、間接的にはともかく直接的には技術の進歩ないし開発を目的とするものとはいい難いし、具体的・現実的に必ず技術の進歩ないし開発をもたらす結果となるとは限らないのである。
しかし、特許発明を基礎として新たな技術を開発することあるいは特許発明に係る技術を次の段階に進歩させることを直接の目的とするもの以外のものも六九条一項の「試験又は研究」に該当するのは、それらが何らかのかたちで技術の進歩ないし開発に結びつく性質又は一般的可能性を有しているからである。すなわち、前示のように、試験又は研究の内容である、特許発明に係る物あるいはそれを使用した物の性状、機能、有効性、安全性等についての知見を得たり、さらには特許発明の実施可能性、実施価値についての検討結果を得ること、また、試作品の分析・調査により得られた知見や検討結果が、現実に特許発明を利用し、製品化することとなった場合にも、正しいものとして妥当し通用するか否かを確認、検討することは、特許発明及びそれに関連する技術分野における知見を広げ、あるいは技術水準を向上させるものであり、間接的であっても技術の進歩ないし開発に結びつく一般的な可能性を有するものと考えられていることによるものと解される。したがって、右のような知見を得たり、確認、検討をすることを内容とする試験又は研究も、特許権者と直接競業する形態で行われず、特許権者の経済的利益を直接侵害することがないものである限り、それが技術の進歩ないし開発を直接的な目的としていると否とにかかわらず、また、具体的・現実的に技術の進歩ないし開発をもたらすものであると否とにかかわらず、一般的に技術の進歩ないし開発をもたらす可能性を有するものとして、六九条一項の「試験又は研究」に該当するものということができる。
（二） 製造承認申請のためにする試験の特許法六九条一項にいう「試験又は研究」の該当性について
被控訴人が行った本件製剤の製造承認申請のための試験が、特許法六九条一項にいう「試験又は研究」に該当するか否かについて検討する。
(1) 被控訴人は、本件製剤の製造承認申請に必要な資料を得ようとして、本件特許権の技術的範囲に属するアシクロビル原末を使用して本件製剤を製造し、「規格及び試験方法に関する資料」及び「加速試験に関する資料」を得るための各種試験を行い、これによって得た資料を添付していわゆる後発品の製造承認を申請し、本件製剤の製造承認を得たものである。
右「規格及び試験方法に関する資料」の提出が求められるのは、その医薬品の品質を公に登録し、同時にその品質を実証する手段を確保するためであって、右資料を作成するためには、三ロットの試料を準備し、各ロットについて、性状、確認試験・純度・定量、水分、ｐＨ、重量偏差試験、発熱性物質試験、不溶性異物試験、無菌試験といった試験項目について三回以上の測定が必要である。また、「加速試験」は、一定の流通期間中の品質の安定性を短時間で推定するために実施するもので、具体的な試験方法は、原体及び製剤それぞれにつき保存条件ごとに三ロットから一検体ずつ採取し、一定の温度及び湿度で保存し、その品質の変化をみるものである（甲第四号証）。
薬事法が、後発品製造者に対しても、その製造承認に当たり、一定の年月を要する「規格及び試験方法に関する資料」、「加速試験に関する資料」及び「生物学的同等性に関する資料」を得るための各種試験の実施とそのデータの添付を求め、相当の期間をかけて審査を行うのは、将来後発品を投与されるであろう多数の患者の安全を確保するため、先発品と品質において実質的に同等であり、同様の有効性、安全性があることを担保するためであり、被控訴人が本件製剤の製造承認申請のために「規格及び試験方法に関する資料」、「加速試験に関する資料」を得るための各種試験を行ったのは、専ら本件製剤の製造を薬事法上可能にすることを目的とするものである。
ところで、乙第五号証及び弁論の全趣旨によれば、同一の有効成分を含む医薬品であっても、処方の変化により、医薬品としての有効性や品質の安定性に変動を生じる可能性があること、先発品を製造するための具体的技術は先発品製造者によって秘匿され、ノウハウとして保持されている場合が少なくないことから、後発品製造者としては、先発品と品質において実質的に同等のものを得るべく、開示されている技術、周知技術等のほか、自己の知識、技術、経験に基づいて配合処方を研究、工夫して製剤化を行った上、その製剤が先発品と同程度の有効性を発揮することができるかどうか、その製剤が安定であるかどうかなどの試験、研究を行い、製剤の有効性や安定性等の確保を図る必要があることが認められ、これによれば、後発品の製造承認申請のために「規格及び試験方法に関する資料」、「加速試験に関する資料」及び「生物学的同等性に関する資料」を得るための各種試験を行うに当たっては、製剤化に相応の技術的工夫が必要であると認められる。そして、弁論の全趣旨によれば、被控訴人においても、先発品と品質において実質的に同等のものを得るべく、自己の知識、技術、経験に基づいて配合処方を研究、工夫して本件製剤を製造し、それを用いて「規格及び試験方法に関する資料」及び「加速試験に関する資料」を得るための各種試験を行ったものであり、それによって、先発品と品質において実質的に同等の製剤を得るために必要な技術的工夫についての知見や、その技術的工夫によって得られた本件製剤の物理的化学的性質及び品質の安定性についての知見を得たものと認められる。
したがって、右各種試験は、被控訴人において、先発品と品質において実質的に同等の製剤を得るために必要な技術的工夫についての知見や、その技術的工夫によって得られた本件製剤の物理的化学的性質及び品質の安定性についての知見を得たり、確認、検討することをもその内容とするものであって、六九条一項が一般的に技術の進歩ないし開発に結びつく可能性を有するものとして、特許権の効力が及ばないものとしている「試験又は研究」に適合するものということができる。
(2) 弁論の全趣旨によれば、被控訴人は本件製剤の製造承認申請のための試験に本件特許発明を実施したが、これによって直接収益を得たわけではなく、本件特許発明の実施によって控訴人と直接競業したわけでもない。そして、被控訴人は、本件製剤につき薬事法一四条所定の製造承認を得て（平成八年三月一五日）、本件製剤の製造販売のため薬価基準の収載を受けた（同年七月）が、いずれも本件特許権の存続期間満了（同年三月一日の経過）後であり、本件製剤が本件特許発明の技術的範囲に属することを認めていることからすれば、被控訴人が本件製剤の製造承認申請のための試験を行ったのは、本件特許権の存続期間満了後に製造販売することを目的とする準備行為としてであり、存続期間中に製造販売することを目的とするものではなかったことが認められる。
(3) 右(1) 、(2) によれば、被控訴人が本件特許権の存続期間中に行った本件製剤の製造承認申請のための試験は、特許法六九条一項に規定する「試験又は研究」に当たり、右試験のためにした本件特許発明の実施は、右条項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するものであって、本件特許権の効力が及ばないものというべきである。
（三） 控訴人の主張についての検討
(1) 控訴人は、六九条一項の「試験又は研究」とは技術の進歩を目的とするものであり、当該特許発明との関係での技術の進歩をもたらすような試験又は研究のみを指すものであるところ、後発品の製造承認申請は、後発品が先発品と同等品であることのお墨付きを得ることを唯一の目的とした行為であり、そのための試験も全く同様の目的で行われるものであって、後発品メーカーが、自らの創意工夫により、後発品の製造基準や試験方法、後発品のための原末の製造方法、後発品の副材料や製剤化検討についてほとんど設定考案する必要性はなく、また、新薬の試験により当該有効成分の有効性、安全性は既に確認されていて、後発品の製造承認申請のための試験は技術の進歩を導くものではなく、先発品につき提供された旧い知見ないし既知の情報に基づき、後発品の商品としての品質が先発品と同等であることを示すためのものにすぎず、後発品の製造承認申請のための試験において、当該特許発明の改良がなされるなどということはあり得ないなどと縷々主張する。
本件製剤のような後発品については、先発品（新有効成分含有医薬品）に較べて製造承認申請に際して提出すべき資料が大幅に免除されているが、弁論の全趣旨によれば、それは、先発品によって医薬品の有効成分及びそれを含有する医薬品の品質、有効性及び安全性が既に判明していることによるものと認められる。そして、本件に関していえば、製造承認申請のための試験は、本件特許発明に係る物質であるアシクロビル自体あるいはアシクロビルを有効成分とする製剤自体の改良を目的とするものではないし、また、そのような結果をもたらすものでもない。
しかしながら、前記説示のとおり、六九条一項の「試験又は研究」について、特許発明を基礎として新たな技術を開発することあるいは特許発明に係る技術を次の段階に進歩させることを直接の目的とするもの、又は、具体的・現実的に技術の進歩ないし開発をもたらすものに限定することは相当ではなく、右条項は、前記（一）に例示したように、特許発明に係る物あるいはそれを使用した物の性状、機能、有効性、安全性等についての知見を得たり、確認、検討をすることを内容とするものについても、それが技術の進歩ないし開発に結びつく一般的な可能性を有するものとして、「試験又は研究」に該当するものとしていると解される。
そして、本件における製造承認申請のための試験も、特許発明に係る物を使用して後発品を製造し、それを分析・調査することによって、その性状、機能、有効性、安全性等についての知見を得たり、確認、検討をするものであり、それ自体、当該特許発明及びそれに関連する技術分野における知見を広げ、あるいは技術水準を向上させるものであり、間接的であっても技術の進歩ないし開発に結びつく一般的な可能性を有しているから、六九条一項の「試験又は研究」に該当するものということができる。
控訴人が主張するように、後発品の製造基準や試験方法及び後発品の製造に用いる副材料の種類が規格等により一般的に知られており、後発品のための原末の入手も容易であり、後発品の製剤化検討について控訴人主張のような事情が存するとしても、また、後発品の製造承認申請のための試験により得られたデータが公開されるものではないとしても、前記のような知見を得ることなどが「試験又は研究」に該当することを否定する事由とはならないのであって、前記判断を左右するものではない。
したがって、控訴人の右主張は採用することができない。
(2) <１> 控訴人は、ボーラー型条項は立法的にのみ可能なのであって、解釈により事実上制定することは許されない旨主張し、後発品の市場参入の多少の遅れを参酌しても、特許権の保護、とりわけ医薬品特許という開発に莫大な費用と時間を要するものに対する保護の必要性並びに画期的な新薬への社会的要請に鑑みれば、特許権存続期間中における後発品の製造承認申請のための試験を禁止すべきことは明らかである旨主張する。
しかしながら、六九条一項は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定しているのであるから、裁判所が、右条項を解釈して、製造承認申請のための試験が右条項の「試験又は研究」に当たるか否かを判断する権限を有することは明らかである。また、医薬品特許について控訴人主張のような事情が存するとしても、特許権存続期間中になされた後発品の製造承認申請のための試験につき、六九条一項の「試験」に該当しないものと判断すべき理由になるとは解されず、医薬品特許の保護の必要性といったことは立法政策に係わる事項であって、六九条一項の解釈とは直接の関連性を有するものではない。
したがって、控訴人の右主張は採用することができない。
<２> さらに、控訴人は、後発品の製造承認申請のための試験について、六九条一項の「試験又は研究」に当たると解釈することは、同条項の「試験又は研究」の範囲を不当に拡大し、また、後発品の製造承認申請のための試験のみを特許法上有利に扱うことにより、新薬に係る特許権の行使につき差別的取扱いをしたものであって、ＴＲＩＰｓ協定に違反する旨主張する。
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰｓ協定）の三〇条（与えられる権利の例外）には、「加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし、特許の通常の実施を不当に妨げず、かつ、特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。」と規定されているところ、被控訴人は本件製剤の製造承認申請のための試験に本件特許発明を実施したが、前記のとおり、これによって直接収益を得たわけでもなく、本件特許発明の実施によって控訴人と直接競業したわけでもないから、特許権者である控訴人の正当な利益を不当に害したということもない。
したがって、控訴人の右主張も採用することができない。
（四） 以上のとおりであって、被控訴人が本件特許権の存続期間中に本件製剤の製造承認申請のための試験を行うに際し、本件特許発明を実施したことは、六九条一項の「試験又は研究のための特許発明の実施」に該当し、本件特許権の効力が及ばないから、違法性がない。
したがって、控訴人の申立第２項の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
三 控訴人の申立第３項ないし第５項の請求（被控訴人に対し、延長された薬効に関するアシクロビル製剤について、各延長期間中における製造承認申請、右申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験、製造販売の差止めを求めるもの）について
１ 後発品の製造承認申請のための試験は、前記二２（一）に説示したような内容を有するものであれば、特許権者と直接競業する形態で行われず、特許権者の経済的利益を直接侵害することがないものである限り、六九条一項所定の「試験又は研究」に該当すると解すべきである。また、被控訴人には、前記二２（二）(2) に認定したとおり、本件特許権の存続期間中に本件製剤を製造販売する目的はなく、現に収益を得たり直接控訴人と競業した事実はなかったものと認められるところ、延長された薬効に関するアシクロビル製剤についても、その延長期間中に後発品を製造販売して収益を得たり直接控訴人と競業するおそれがあるものとは認められない。したがって、延長期間中における右アシクロビル製剤の製造承認申請に関する資料作成のための試験及びその製造販売の差止めを求める控訴人の請求は理由がなく、また、製造承認申請のための試験が特許権の侵害を構成することを前提とする製造承認申請自体の差止請求も理由がない。
剤型検討のための試験は、後発医薬品製造業者による製剤化のための基材その他の配合物の配合処方の検討であるから、医薬品として有効性を有し、新規物質の特許発明の技術的範囲に属するアシクロビルを、医薬品として使用する際の具体的条件を探究するための試験、すなわち、六九条一項にいう「試験又は研究」にほかならず、本件特許権の効力が及ぶものではない。よって、剤型検討のための試験の差止めを求める控訴人の請求も理由がない。
２ 特許期間が延長された薬効に関するアシクロビル製剤について、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造、後発品の生物学的同等性試験のための製剤の製造は、以下のとおり、六九条一項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に適合するものと解されるところであり、また、本件においては、被控訴人により右バルク製品の製造が延長された特許期間中に行われる蓋然性は認められず、後発品の生物学的同等性試験のための製剤が延長期間中に製造販売されるおそれがあるとも認められないから、延長期間中のアシクロビル製剤の製造の差止めを求める控訴人の請求は理由がない。
（一） 予測的バリデーション実施のためのバルク製品の製造
(1) 甲第二六号証及び弁論の全趣旨によれば、平成八年四月一日以降、医薬品の製造業者が新たに品目追加等の許可を取得するには、バリデーション基準（平成七年三月一日薬発第一五八号各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知）が適用されること、バリデーションは、製造所の構造設備並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が期待される結果（目的とする品質の医薬品を製造するため、個々の設備、工程、中間製品及び製品が満たすべき具体的かつ検証可能な規格又は基準）を与えることを検証し、これを文書とすることによって、目的とする品質に適合する医薬品を恒常的に製造できるようにすることを目的とするものであること、右同日以降に品目追加許可を取得して、アシクロビル後発品の製造を開始するためには、予測的バリデーションを実施しなければならないが、予測的バリデーションの実施項目には、医薬品の品質に影響を及ぼす変動要因（原料及び資材の物性、操作条件等）を特定し、それに対する許容条件の妥当性を実生産規模で確認することが含まれていること、この実生産規模での確認のために、原則三ロットのバルク製品（製造工程のうち、直接の容器への表示又は包装以外の製造工程をすべて終えた中間製品）を実生産規模で製造することが必要であること、バルク製品は、製造承認及び許可を得た後には、規格に適合していれば、製品として出荷して差し支えないとされていることが認められる。
(2) 控訴人は、特許期間が延長された薬効に係る後発品について、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造が特許権存続期間中になされる蓋然性が極めて高い旨主張するが、この点を肯認すべき証拠はない。
仮に、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造が特許権の存続期間中になされたとしても、右認定のとおり、バリデーションは、目的とする品質に適合する医薬品を恒常的に製造できるかどうかを確認するためのものであり、予測的バリデーションの実施項目には、医薬品の品質に影響を及ぼす変動要因（原料及び資材の物性、操作条件等）を特定し、それに対する許容条件の妥当性を実生産規模で確認することが含まれているが、この予測的バリデーションは、試作品の分析・調査により得られた知見や検討結果が、現実に製品化された場合にも正しいものとして妥当し通用するか否かを確認、検討することと同様の趣旨の事項等を内容とするものである。
したがって、予測的バリデーションのために本件特許権の技術的範囲に属するアシクロビル原末を使用してバルク製品を製造する行為は、それが本件特許権の延長期間中に販売されるなどして控訴人の経済的利益を直接的に侵害するものでない限り、六九条一項が一般的に技術の進歩ないし開発に結びつく可能性を有するものとして、特許権の効力が及ばないものとしている「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するものということができる。
前記認定のとおり、予測的バリデーションの実施には実生産規模でのバルク製品の製造が必要であり、また、バルク製品は、製造承認及び許可を得た後には、規格に適合していれば、製品として出荷して差し支えないとされているが、そのことから、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造が商業的生産行為そのものであるとは認められない（もっとも、特許権の存続期間中に、予測的バリデーションのためのバルク製品の製造に名を借りて、その枠を超えた製造販売をすることが特許権侵害になることはいうまでもない。）。
よって、予測的バリデーションのためのバルク製品を製造することが六九条一項の「試験又は研究」に該当する余地はなく特許権侵害を構成する旨の控訴人の主張は、採用することができない。
（二） 後発医薬品の生物学的同等性試験のための製剤の製造
(1) 甲第二七号証及び弁論の全趣旨によれば、後発品の製造承認申請に際して添付すべき生物学的同等性に関する資料の作成については、平成九年一二月二二日付け医薬審第四八七号で厚生省医薬安全局審査管理課長により「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」が発表され、平成一〇年一月一日以降に行われる医療用後発医薬品の承認申請から適用することとされたこと、生物学的同等性試験を行う目的は、先発医薬品の治療学的な同等性を保証することにあること、右ガイドラインでは、特許権存続期間中に製造承認申請をする場合、生物学的同等性試験に用いる試験製剤は、実生産ロットの一〇分の一以上の規模の製剤を製造しなければならないとされていることが認められる。
(2) 右ガイドラインによる生物学的同等性試験の場合についても、前記二２に説示したところが妥当するものであり、生物学的同等性試験を行うことによって、製剤化に必要な技術的工夫についての知見や有効成分を含有する後発医薬品の品質、有効性及び安全性についての知見を得るものと認められる。
したがって、右試験のための製剤を製造する行為は、実生産ロットの一〇分の一以上の規模のものであっても、六九条一項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に適合するものということができる。そして、被控訴人において、右試験製剤を本件特許権の延長期間中に製造販売して控訴人の経済的利益を直接的に侵害するおそれがあることを認めるべき証拠はない。
三 結論
以上のとおりであって、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなくこれを棄却すべきところ、これと同旨の原判決は正当であり、本件控訴は理由がない。
よって、民事訴訟法三〇二条一項、六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官 永井紀昭 濱崎浩一 市川正巳）
物件目録
「点滴静注用ナタジール」を品名とする一本につきアシクロビル二五〇mgを含有する注射薬
【参照】原審判決の主文、事実及び理由
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 被告は、平成一一年における後発品の薬価基準収載日の翌日まで別紙物件目録記載の製剤を製造し又は販売してはならない。
二 被告は、平成一一年一一月二日まで、アシクロビルを有効成分とし、「単純疱疹」又は「骨髄移植における単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制」を薬効とする製剤につき、製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売をしてはならない。
三 被告は、平成一二年五月一一日まで、アシクロビルを有効成分とし、「帯状疱疹」を薬効とする製剤につき、製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売をしてはならない。
四 被告は、平成一二年六月一五日まで、アシクロビルを有効成分とし、「水痘」を薬効とする製剤につき、製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又は製造若しくは販売をしてはならない。
第二事案の概要
本件は、別紙特許権目録中の一に記載の特許権を有していた（但し、後述する用途（薬効）については存続期間の延長登録がなされている。）原告が、本件特許発明にかかる物質であるアシクロビルの原末を入手、使用して、別紙物件目録記載の製剤（以下「本件製剤」という。）の製造承認申請のための試験を行い、本件製剤につき厚生大臣から製造承認を受けた被告に対し、
<１> 右製造承認申請のための試験にアシクロビル原末を使用することは本件特許権を侵害し、本件特許権の存続期間満了後直ちに本件製剤を製造販売することは、かかる侵害行為に依拠して違法な早期参入の利益を取得することになるから、被告による本件製剤の製造販売は不法行為を構成し、右侵害行為がなければ不可能であるはずの本件特許権存続期間満了後相当期間の製造販売行為の差止めを認めるのが相当である、
<２> 被告は、本件特許権の存続期間の延長の対象となった薬効に関する製剤についても、その延長期間中に後発品として製造承認申請をし、延長期間満了後直ちに当該製剤の製造販売を開始する可能性が高い、
と主張して、民法七〇九条に基づき第一の一記載の判決を、特許法一〇〇条一項に基づき同二ないし四記載の判決を求めた事案である。
一 争いのない事実等
１ 当事者
（一） 原告は、肩書地に本店を有する一八八〇年に設立された英国の製薬会社であり、医薬品の製造販売を主たる業務としている。
（二） 被告は、肩書地に本店を有する会社であり、医薬品の製造販売を主たる業務としている。
２ 本件特許
（一） 原告は、別紙特許権目録中の一に記載の特許権を有していた（但し、後述する用途（薬効）については、存続期間の延長登録がなされている。以下、存続期間満了前の権利も合わせ、「本件特許」ないし「本件特許権」という。）。
（二） 本件特許の技術的範囲
(1) 本件特許の特許請求の範囲第一項の記載は、別紙特許権目録中の二に記載のとおりである。
(2) 特許請求の範囲第一項記載の発明（以下「本件特許発明」という。）は、いわゆる物質発明であって、当該特定の物質についてその権利範囲が及ぶものである。
（三） アシクロビル
(1) 本件特許発明のうち、Ｘを酸素（Ｏ）、Ｒ1をヒドロキシ（ＯＨ）、Ｒ2をアミノ（ＮＨ2）、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ6を水素（Ｈ）、Ｒ5をヒドロキシ（ＯＨ）、とする物質をアシクロビルといい、これを化学構造式で表わすと別紙特許権目録中の三に記載のとおりである。
(2) アシクロビルについては、左の用途につき左の期間、それぞれ本件特許の延長が認められている（以下、存続期間の延長の対象となった用途（薬効）を合わせて「延長された薬効」という。）。
<１> 「単純疱疹 骨髄移植におけるヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑制」（但し、「単純ヘルペスウイルスに起因する下記感染症 免疫機能の低下した患者（悪性腫瘍・自己免疫疾患など）に発症した単純疱疹」を除く。）の用途につき三年八月一日（平成一一年一一月二日まで）
<２> 「帯状疱疹（但し、「水痘・帯状疱疹ウイルスに起因する下記感染症 免疫機能の低下した患者（悪性腫瘍・自己免疫疾患など）に発症した帯状疱疹」を除く。）の用途につき四年二月一〇日（平成一二年五月一一日まで）
<３> 「水痘」の用途につき四年三月一四日（平成一二年六月一五日まで）
３ 被告の行為等
（一） 被告は、アシクロビルを有効成分とする本件製剤につき、平成八年三月一五日、厚生大臣から製造承認を得、平成八年七月に薬価基準収載を受け、本件製剤を製造販売している。
（二） 被告は、本件製剤について「新有効成分含有医薬品」（薬事法一四条三項、同法施行規則一八条の三第一号に基づく「医薬品の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき資料について」（昭和五五年五月三〇日薬発第六九八号厚生省薬務局長通知）別表２－(1) の「１医療用医薬品」の欄の(1) 。いわゆる「新薬」。以下「先発品」ということがある。）として本件製剤の製造承認を得たのではなく、原告が発売していた「ゾビラックス」の承認に基づいて、「その他の医薬品」（いわゆる「後発品」。以下「後発品」ないし「後発医薬品」ということがある。）（前記通知別表２－(1) 左欄の「１医療用医薬品」の欄の(8) ）として製造承認を受けたものである。
（三） 既に製造承認を受けた医薬品と有効成分が同一の医薬品については、重複する種々のデータの提出が不要であることから、「その他の医薬品」の場合、「新有効成分含有医薬品」に較べて製造承認申請に際して提出すべき資料が大幅に免除されており、前記通知別表２－(1) 右欄によれば、本件製剤の製造承認申請に際しては、本件製剤の物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料のうちの「規格及び試験方法に関する資料」及び安定性に関する資料のうちの「加速試験に関する資料」の提出が必要とされており、「規格及び試験方法に関する資料」を作成するためには、性状、確認試験・純度・定量、水分、ｐＨ、重量偏差試験、発熱性物質試験、不溶性異物試験、無菌試験の各試験項目についての測定が必要となる。また、「加速試験」は、開始時及び一か月、三か月、六か月経過時点の安定性を確認する。なお、「その他の医薬品」に該当する医薬品の場合、「生物学的同等性試験に関する資料」も通常要求されるが、本件製剤のような静注製剤については不要とされている（甲四）。
（四） 被告は、本件製剤の製造承認申請のために、アシクロビル原末を入手し、これを使用した本件製剤を製造して、提出すべき資料の作成に必要な試験を行った。
二 当事者の主張
１ 請求第一項に関して
（原告の主張）
（一） 被告は、製造承認申請のための試験の際に、本件特許発明の対象であるアシクロビル原末を使用して一定の薬効を有する本件製剤を製造し、これを利用して製造承認申請のための試験を行ったものであるから、被告の行為は、特許発明の実施としての使用に該当し、本件特許権を侵害したことは明らかである。
（二） なお、被告の右行為は、特許法六九条一項の「試験又は研究」のための行為としても許されるものではない。
(1) 特許法の目的は、発明を公開させて技術の発達を促すことにあるが、試験又は研究のためにする実施が特許権により禁じられてしまうのでは、かかる特許法の目的の実現が妨げられてしまうため、試験又は研究のためにする実施をきわめて例外的に特許権の効力の範囲外としたものである。したがって、特許法六九条一項にいう「試験又は研究」の意義は、右趣旨に沿い、限定して解釈されるべきであり、専ら純粋に技術の発展を目的とする試験又は研究のみが合法であると解すべきである。
(2) 後発品の製造承認申請にあたって要求される「規格及び試験方法に関する資料」、「加速試験に関する資料」及び「生物学的同等性に関する資料」（静脈注射剤にあってはこの資料は免除されている。）は、後発品自体に関する試験によって得られるものであり、資料作成のために製造される製剤は、製品として発売されるものと同一のいわば製品サンプルである。このように、後発品の製造承認申請のための試験は、自らの製品サンプルに対しなされるものであり、製造承認申請に添付された資料は、製品サンプルに関するデータというべきものである。
そして、後発品は新有効成分を含有せず、医薬品の本質である有効成分の有効性、安全性は既に分かっているから、自らの製品サンプルに対しなされる製造承認申請のための試験には、当該発明の真の有用性を知るという意義は失われている。このような医薬品の試験は、後発品の製造販売を目的とするものであり、純粋に医薬分野の技術の進歩を目的とするものではないから、六九条一項の「試験又は研究」に当たらないことは明白である。
（三）(1) 被告は、本件特許発明の技術的範囲に属するアシクロビルを使用して本件製剤の製造承認を申請したものであるが、被告はかかる特許侵害によって初めて、平成八年七月の薬価基準収載にもとづく本件製剤の製造販売が可能となったものである。
すなわち、存続期間の延長のない用途について、本件特許の満了日である平成八年年三月一日より後に、剤型の検討のための試験を行い（少なくとも三か月程度は必要である。）、そのうえでアシクロビル製剤の製造承認申請のための試験（六か月の安定性試験を含む。）をし、その試験結果をまとめ（少なくとも一か月程度必要である。）、製造承認申請を行うとすれば、通常、製造承認を得るまでには申請後約一年半を要するので、アシクロビル製剤の薬価基準収載が可能となるのは、早くても平成一一年度の後発品の薬価基準収載、すなわち、平成一一年七月とならざるを得ない（七月の薬価基準収載のための申請は、通常三月末ないし四月初旬までに行われる必要がある。）。この場合には、アシクロビル製剤の製造販売の開始は早くても平成一一年七月以降にならざるを得ない。
(2) 本件製剤の製造販売自体は本件特許の満了後の行為であるから、本件特許権の侵害行為そのものではない。しかしながら、被告が本件特許の存続期間中に本件製剤の製造承認申請のための試験を行ったことは明らかに本件特許権の侵害行為であり、このような特許権侵害行為を不可欠の前提とする、特許権存続期間満了前に取得した製造承認に基づき、特許権存続期間満了後に直ちに製造販売が開始できるという事態を容認するとすれば、本来得られるはずもない早期参入の利益を取得することを企図する特許権侵害者に対し、特許権侵害という歴然たる違法行為を奨励するに他ならず、ひいては、開発及び権利の取得に莫大な投資と極めて長い期間を要するこの種の特許権の価値を著しく減じることになる。
しかも、製造承認申請のための試験における特許権の実施および製造承認申請行為は全て秘密裡に行われ、特許権者は、厚生大臣により製造承認がなされた後に初めて侵害行為がなされたことを知りうるに過ぎず、実際には、かかる侵害行為を事前に差し止める妨害予防の機会はないから、かかる侵害行為に起因する早期参入を差し止め得るとしない限り、かかる侵害行為を抑止する法的手段は、実際上存しないことになってしまう。また、明白な特許権侵害によって被告が得た違法な早期参入利益は、直ちに特許権者の莫大な損害を意味するものであり、その回復は著しく困難であるから、かかる損害の発生を事前に差し止める必要性は高い。
よって、特許権存続期間中、被告による製造承認申請のための試験を差し止めることは、本来、特許権に基づく妨害予防請求権により認められているところ、このような救済を実効あらしめるために、実質的に唯一の手段として、当該特許権を侵害する不法行為がなければ不可能であるはずの特許権存続期間満了後の相当期間の製造販売行為の差止めを認めるのが相当であり、この救済を損害賠償に限ることは、損害の性質、莫大さ及び救済の緊急性等からみて不合理といわざるを得ない。
(3) したがって、被告が、本件特許の存続期間中の侵害行為に基づき、平成八年七月に薬価基準収載を受けて本件製剤の製造販売を開始する行為は、民法七〇九条の不法行為に該当し、しかも、かかる不法行為は特許権の侵害に依拠するものであるから、特別法に基づく差止請求権の趣旨を拡張して、特許権者に差止請求権を認めるのが相当である。
（被告の主張）
（一） 被告が本件製剤の製造承認申請のための試験にアシクロビル原末を使用したことが、本件特許権を侵害するとの主張は争う。
（二） 原告は、不法行為に基づき、本件製剤の製造販売の差止めを請求しているが、原告には現在侵害されている権利はない。本件特許権はその存続期間の満了とともに既に消滅し、本来自由な第三者の行為を制限して原告が市場を独占することができる権利はないし、被告が本件特許権の存続期間満了後に本件製剤の製造承認申請及びそのための試験を行えば、原告がなお二年四か月市場を独占することができるというのは、医薬品の製造承認に日時がかかることによる原告の反射的利益に過ぎず、権利として保護されるものではない。そもそも、特許期間満了後直ちに後発品による競争が開始されることは、特許法上当然のことであり、医薬品の特許権に限って、二年四か月もの間特許権の存続期間が延長されるのと等しい結果となるのは、明らかに不当である。
また、不法行為に基づく差止請求を認めることが一般論として可能であったとしても、特別法で特に認められた差止請求権が消滅した後で、一般法である民法の不法行為に関する規定によって差止請求権が認められる余地はない。
２ 請求第二項ないし第四項に関して
（原告の主張）
被告は、本件製剤について、存続期間の延長が認められた用途以外の用途につき、本件特許権を侵害することを顧みずに製造承認申請のための試験を行い、本件特許権の期間満了後直ちに本件製剤の製造販売を開始して違法に早期参入の利益を得ようとしている。そのような被告が、延長された薬効に関してのみ特許法を遵守して存続期間満了まで製造承認取得のための行為を一切行わないということは考えにくい。しかも、延長が認められた薬効は、原告が製造販売している「ゾビラックス錠二〇〇」「ゾビラックス錠四〇〇」「ゾビラックス軟膏五％」「ゾビラックス顆粒四〇％」に対応するが、これらの製剤は注射剤に比して市場での売上高が大きく、後発品メーカーにとって注射剤以上に魅力的な商品であるし、製造承認取得のための行為が秘密裡に行われ、原告を含む第三者はこれを知ることができないという事実に配慮すれば、延長された薬効についても、本件製剤におけるような事態を惹起するおそれは大きい。
したがって、被告には、本件特許発明の技術的範囲に属するアシクロビルを使用等の行為により実験し、延長された本件特許を侵害するおそれがあるので、原告は、特許法一〇〇条一項に基づき、延長された薬効に関する製剤の製造承認申請、かかる申請に関する資料作成のための試験、剤型検討のための試験又はその製造販売の差止めを求める権利を有する。
（被告の主張）
（一） 特許法六七条二項は、特許権者が特許発明を「実施」できなかった場合に、特許権の存続期間を延長することができる旨規定しているが、具体的には、特許権者が薬事法の製造承認を得るために必要であった期間に限り、存続期間を延長するというものであって、製造承認を得るために必要な特許品の使用が「実施」に該当しないことを当然の前提としている。製造承認を得るための被告の行為が本件特許発明の「実施」に該当するとの原告の主張によれば、原告も「実施」していたことになり、本件特許の存続期間の延長は認められないことになる。
したがって、存続期間が延長された特許については、延長の対象となった薬効を有する製剤の製造承認を得るために必要な試験は、当該特許発明の実施には当たらない。
（二） また、本件特許権は薬効別にその存続期間が延長されており、特許権の効力が当該薬効に限定されていることは明らかであって、存続期間の延長された特許権は用途発明と同一の効力しか有しない。後発品として製造承認申請をする際に提出すべき資料は、先発品との同等性確認に関する資料、規格及び試験方法に関する資料、加速試験に関する資料に過ぎず、延長された薬効の有無に関する試験データは提出しないのであるから、本件特許の対象であるアシクロビル原末を使用することはあっても、延長の根拠となる用途の実施はない。
したがって、延長された薬効についての後発品として、製造承認申請のための試験を行うことは、特定の薬効に限って存続期間が延長された本件特許権を何ら侵害するものではない。
（三） 仮に、被告が後発品の製造承認申請のための試験にアシクロビル原末を使用することが形式的には本件特許発明の「業として」の「実施」に当たり、本件特許権の侵害を構成するとしても（もっとも、後発医薬品の製造承認を求めるに必要な生物学的同等性確認の実験も、特許法六九条一項の「試験又は研究」に該当すると考える余地がある。）、そのことから直ちに、特許権者による差止請求を認めるべきではない。
(1) 特許制度は、発明者ないし特許権者に独占的な実施権を与えて、市場独占による経済的利益を得させることで発明の奨励を行おうとするものであるが、その独占期間は限定されており、期間経過後は、第三者に当該発明の自由な利用を許すことが前提となっている。独占的実施権（特許法六八条）の実効化のため特許権者に与えられる差止請求権（同法一〇〇条）は、結局は、特許権の存続期間中に、発明者（特許権者）が当該発明を独占して経済的利益を得ることを認めるために必要な手段として法定されたものであって、それ自体絶対的なものではない。したがって、たとえ特許権の存続期間中に形式的に侵害を構成する行為があっても、特許権の存続期間中は特許権者が独占している市場に出ないことが明らかで、特許権者の経済的利益が何ら損なわれない場合には、特許権者に差止請求権を認めるべき理由も必要性もない。
厚生省は、後発品の製造承認は特許権の存続期間が満了してから行うこととしており、被告が延長された特許期間中に事業を開始することはなく、その期間中に市場独占による原告の経済的利益は全く害されない。
(2) そればかりか、仮に存続期間満了後直ちに後発品に対して製造承認がなされても、実際の製造販売が可能となるのは更に先のことである。後発品を健康保険の対象医薬品として販売するためには、毎年一回（七月）しか行われない薬価の追補に収載されることが必要であるが、それに間に合わせるには三月一四日までに製造承認を受けなければならず、それ以降の製造承認であった場合には、翌年七月の収載まで待たなければならない。原告の市場独占の利益は、延長された特許期間は勿論、更に四か月ないし一年四か月もの間、完全に守られている。
原告の請求が認められるならば、後発医薬品の製造承認を得るのに相当の日時を要する結果、医薬品について特許権者により市場独占期間が法の定めなく事実上延長されることになるし、医薬品特有の事情による特許権者の不利益は、特許期間の延長制度によって解消が図られており、医薬品の特許権についてのみ、更なる延長を認めるべき理由はない。
(3) したがって、後発品の製造承認申請のための試験にアシクロビル原末を使用することが本件特許発明の実施に当たるとしても、かかる行為に違法性はない。また、原告の請求は、二重の特例を求めようとするものであって権利の濫用である。
（四） そもそも被告は、延長された薬効について、後発品として製造承認の申請をするかどうかは全く未定であるし、実際の製造承認は、延長された存続期間の満了後にしかなされず、被告による製造販売はそれ以降であるから、差止請求権の前提たる「侵害又はそのおそれ」はない。
第三当裁判所の判断
一 請求第一項について
被告は、その事業の一環として本件製剤の製造承認申請のための試験を行うに際し、本件特許の技術的範囲に属するアシクロビル原末を使用して、本件製剤を製造したのであるから、被告の行為は、本件特許発明の業としての実施に該当する。
しかしながら、被告の右行為は、以下に述べるとおり、特許法六九条一項に規定する「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当し、本件特許権の効力は及んでいなかったものと解される（なお、被告は、本件製剤の製造承認申請のための試験が特許法六九条一項の「試験又は研究」に該当するか否かについては、第二、二２中の被告の主張（三）冒頭部分以上の明確な主張は行っていないが、後発品の製造承認申請のための試験の際に本件特許発明の実施を行った事実は被告の主張するところであり、同事実に特許法六九条一項を適用するか否かを判断することは裁判所の職責であって、右条項を適用することに弁論主義違背の問題はない。）。
１ 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有し（特許法六八条本文）、特許権は独占排他権であるから、特許権者の了解なくして特許発明を業として実施することは原則としてできない。
他方、特許法の目的が、発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する（特許法一条）ことにあることからすれば、独占排他権である特許権の効力も、特許権を保護することによる発明者又はその権利の承継人の利益と、特許権という独占権を認めることによるマイナスの効果を抑え、社会一般の利益とのバランスを図るという産業政策上の見地から制限されることがあるのは当然である。
しかも、特許制度は我が国の諸法制の一分野であって、他分野と関係なく存在するものではなく、他分野の法制と整合、調和して存在すべきものであり、現に特許法は、三二条、六九条二項・三項、九三条などに見られるように、公益目的から特許権の成立及び内容に種々の制限を加える規定を置いており、特許法が目的として掲げるところも、関係する諸制度との整合、調和を考慮した上での発明の保護、産業の発達への寄与と解すべきものであり、そうであってこそ、特許権者の利益と社会一般の利益との調整を図ることができるものである。
特許法六九条一項は、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」旨を明らかにしているところ、前記のような特許法の立法趣旨に鑑みると、特許法六九条一項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」の意味の解釈にあたっては、特許法自体の諸規定と特許制度に関連する諸制度とを、特許権者の利益と第三者ないしは社会一般の利益との調整という観点から考量して決するべきものと解される。
２（一） 特許制度は、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させ、経済的利益を独占させることで発明を奨励することを一つの根幹とするものであるから、特許権者又は特許権者の許諾を受けた者の実施行為と直接競業することになる実施行為や、譲渡の対価及び使用による便益の対価の収受並びに製造物の蓄積・保存等の直接の利益を目的とする実施行為は、試験又は研究の名目で行われたとしても、特許法六九条一項所定の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当しないことは当然である。
（二） 他方、特許法は、技術の進歩を図り、産業の発達に寄与することを目的とするから、技術を次の段階に進歩させることを目的とする試験又は研究のための実施が、特許法六九条一項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たることは明らかであるし、特許法が発明の利用をその公開によって図っているのは、関心のある第三者に発明の内容に接することを可能にして社会一般の技術水準を特許発明の水準にまで向上させることを目的としているのであるから、明細書に開示されたところに基づいて、その特許発明の実施を追試験し、実施上の問題点を認識、解決し、効率的な実施の具体的条件を探求するための試験又は研究、言い換えれば、当該特許発明の技術レベルに達するための試験又は研究のための特許発明の実施も、特許法六九条一項により、特許権の効力が及ばないものと解するのが相当である。
（三） また、右のような専ら技術水準の向上に資するための試験又は研究ばかりではなく、特許発明が実施可能であるか否か、従来技術と対比して新規性、進歩性があるか否かを確認するための試験又は研究、すなわち、結果如何によっては、特許の異議あるいは無効審判請求の証拠とすることを目的とし、特許権者の利益に反することとなる試験又は研究も、所定の要件を具備した発明に対してのみ特許権による保護を与え、誤って要件を具備しない発明が特許登録された場合には、異議・無効審判請求等の手続により特許の効力を消滅させることを予定している特許制度全体の趣旨や、特許制度自体を健全に維持、運営するという社会一般の利益という観点からすれば、特許法六九条一項所定の「試験又は研究」に該当するものとして、そのための特許発明の実施には特許権の効力が及ばないものと解するのが相当である。
３ 更に、前記１及び公益目的に資する試験又は研究も特許法六九条一項所定の「試験又は研究」に含まれると解されること（前記２（三））に加え、以下の諸点に鑑みると、被告が行った本件製剤の製造承認申請のための試験も、特許法六九条一項所定の「試験又は研究」に該当し、その際の特許発明の実施には特許権の効力が及ばないと解するのが相当である。
（一） 特許権の存続期間は法律で定められ、一定の要件を具備した特許権については存続期間の延長も認められているが、存続期間が経過すれば、何人であっても特許されていた発明を自由に実施することができ、前日までの特許権者はそれを制限することはできない。
それは、発明を公開した者に対し、その代償として一定期間、業としてその発明を実施する権利を専有させるが、その期間経過後は、一般社会の誰もがその発明を実施することができるものとすることによって競争が可能な状態を回復し、特許権者の利益と一般社会の利益との調和を求めつつ、技術の進歩と産業の発達を図る特許制度のもう一つの根幹を具体化したものであり、そのことは、当該発明の技術の発展への貢献の度合、発明の過程で投下された資金や労力、発明の実施がもたらす利益の多寡等の観点から見た発明の価値の高低に関係するものではない。
（二） 右のように、特許権の存続期間の経過により、特許されていた発明を自由に実施することができるといっても、それは特許法上の制約がないというに過ぎず、他の法令による規制を受けることがありうることは当然である。本件のような医薬品については、薬事法による規制を受けるものであり、同法によれば、厚生大臣が基準を定めて指定する医薬品以外の医薬品を製造し、輸入しようとする者は、厚生大臣の承認を受けることを要するものであり（同法一二条一項、一三条一項、一四条一項、二三条）、厚生大臣は、医薬品等につき、これを製造しようとする者からの申請があったときは、品目毎にその製造についての承認を与える（同法一四条一項）もので、承認には、申請に係る医薬品等の名称、成分、分量、用法、用量、効能、性能、副作用等を審査して行う（同条二項）ものとされ、右承認を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない（同条三項）。
本件においては、被告は、本件製剤の製造承認申請に必要な資料を得ようとして、本件特許権の技術的範囲に属するアシクロビル原末を使用して本件製剤を製造し、「規格及び試験方法に関する資料」及び「加速試験に関する資料」を得るための各種試験を行い、これによって得た資料を添付していわゆる後発品の製造承認を申請し、本件製剤の製造承認を得たものである。もっとも、被告は、右試験のためにその限りで本件特許発明を実施したが、これによって直接収益を得たわけではなく、本件特許発明の実施によって原告と直接競業したものでもない。
（三） 薬事法は、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うこと等により保健衛生の向上を図ることを目的とする（薬事法一条）ものであり、同法に基づく医薬品の製造承認のための審査は、医薬品の有効性や安全性の確保を目的とする極めて公益性の強いものであって、その承認申請に添付すべき審査資料を得るための各種試験が要求されるのも、同様に医薬品の有効性や安全性を確保し、国民の保健衛生の向上に資するという目的を達成するためである。
薬事法が、後発品製造者に対しても、その製造承認にあたり、一定の年月を要する「規格及び試験方法に関する資料」及び「加速試験に関する資料」（生物学的同等性に関する資料も要求されるが、本件製剤では免除されている）を得るための各試験の実施とそのデータの添付を求め、相当の期間をかけて審査を行うのは、ひとえに将来後発品を投与されるであろう多数の患者の安全を確保するため、既に充分な資料による審査を経、市販後六年間のデータに基づく再審査でも承認を拒絶する事由のないことを確認された先発品と品質において同等であり、同様の有効性、安全性があることを担保するためであり、当該医薬品に関する特許権者又は先発品製造業者の独占的地位を保障することを目的とするものでは決してない。
（四） 他方、本件製剤の製造承認申請のための試験が本件特許権の侵害にあたるとの原告の主張を前提とし、本件特許権の存続期間満了に右試験を開始すべきものとすれば、原告の計算によれば、剤型の検討のための試験に少なくとも三か月、その後に行う本件製剤の製造承認申請のための試験に六か月、その試験結果をまとめるのに少なくとも一か月がそれぞれ必要となり、製造承認を得るまでには申請後約一年半を要するので、それまでで、存続期間満了後合計二年四か月を要することとなり、さらにアシクロビル製剤の薬価基準収載が可能となるのは、早くても平成一一年七月とならざるをえず、この場合には、本件製剤の製造販売の開始は早くても平成一一年七月以降となる。
このような結果は、原告が、特許権の存続期間満了後もなお本件特許発明を排他的に実施することができることと同様であり、立法目的を異にする薬事法上の規制の効果によって、特許期間経過後は誰もがその発明を自由に実施することができるとする特許法の根幹の一つの例外を設けることになる。
（五） このように、薬事法が医薬品について製造承認を要するものとするのは、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保を目的とするものであり、発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、産業の発達に寄与するという特許法の目的とは別のものであるけれども、医薬としての有効成分を有する物質の発明及び医薬品の発明の実施と薬事法による規制は実際上関係する面があり、特許権の存続期間の延長登録の理由とする処分として薬事法一四条一項等の承認が定められている（特許法施行令一条の三）など、薬事法に基づく規制と特許制度の調整が必要なことは、特許法自体が予定しているところである。
（六） 右（一）ないし（五）の諸点、とりわけ、特許権の存続期間経過後は何人も特許されていた発明を実施することができることは特許制度の根幹の一つであること、薬事法が、後発の医薬品の製造承認の申請に一定の期間を要する実験によるデータを添付することを求め、一定の期間をかけて審査するのは、後発品が先発品と品質において同等であり、同様の有効性、安全性があることを担保するためであり、当該医薬品に関する特許権者又は先発品製造者の独占的地位を保障することを目的とするものではないこと、薬事法に基づく規制と特許制度の調整が必要なことは特許法自体が予定していること、被告は本件製剤の製造承認申請のための試験に本件特許発明を実施したが、これによって直接収益を得たわけでもなく、本件特許発明の実施によって原告と直接競業したものでもないこと、更に前記１及び２（三）を考慮すれば、薬事法に基づき、いわゆる後発品の製造承認の申請に添付する目的で、必要な試験としてされた特許発明の実施は、それが特許権の存続期間内に後発品の製造販売を開始するためのものでない限り、特許法六九条一項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当し、特許権の効力は及ばないものと認めるのが相当である。
（七） 被告は、本件製剤につき薬事法一四条所定の製造承認を得たが、実際に本件製剤の製造販売のため薬価基準の収載を受けたのは、本件特許権の存続期間の経過後であり、本件製剤が本件特許発明の技術的範囲に属することを認めていることからすれば、被告が本件製剤の製造承認申請のための試験を行ったのは、本件特許権の存続期間経過後に製造販売する目的であり、存続期間中に製造販売する目的はなかったものと認定することができる。
４ 以上のとおり、被告が、本件特許権の存続期間中に行った本件製剤の製造承認申請のための試験は、特許法六九条一項に規定する「試験又は研究」に当たり、本件特許権の効力が及ぶものではないから、違法性はない。
したがって、この点を前提とした、請求第一項の請求は、その余の点を判断するまでもなく理由がない。
二 請求第二項ないし第四項について
１ 右一のとおり、特許の対象となった化学物質を有効成分とする後発品の製造承認申請のための試験は、当該特許権の存続期間中に右製剤を製造販売する目的がない限り、特許法六九条一項所定の「試験又は研究」に該当すると解すべきであるところ、右一３（七）のとおり、被告には、本件特許権の存続期間中に本件製剤を製造販売する目的はなかったものと認められるのであるから、延長された薬効に関するアシクロビル製剤についてもその延長期間中に製造販売するものとは認められず、延長期間中に右アシクロビル製剤の製造承認申請のための試験及びその製造販売の差止めを求める原告の主張には理由がない。したがってまた、製造承認申請のための試験が特許権の侵害を構成することを前提とした製造承認申請自体の差止請求も理由がない。
２ また、剤型検討のための試験は、後発医薬品製造業者による製剤化のための基材その他の配合物の配合処方の検討であるから、医薬品として有効性を有し新規物質の特許発明の技術的範囲に属するアシクロビルを、医薬品として使用する際の具体的条件を探求するための試験、すなわち、前記一２（二）に記載した「試験又は研究」に他ならず、本件特許権の効力が及ぶものではない。よって、この点に関する原告の請求も理由がない。
三 以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
別紙
特許権目録
一 (1) 登録番号 第一〇九〇八二〇号
(2) 発明の名称 置換プリン
(3) 出願 昭和五一年三月一日（特願昭五一－二二〇四九号）
(4) 出願公開 昭和五二年九月三日（特開昭五二－一〇五一九五号）
(5) 出願公告 昭和五六年八月三日（特公昭五六－三三三九六号）
(6) 登録 昭和五七年三月三一日
二 特許請求の範囲第一項の記載
式(1)
〔式中Ｘは硫黄或は酸素であり；Ｒ1はハロゲン、アジド、メルカプト、低級アルキルチオ、アミノ、ヒドロキシまたは低級アルキルアミノであり；Ｒ2は水素、ハロゲン、アミノまたはアジドであり；Ｒ3は水素であり；Ｒ4は水素であり；Ｒ5は水素、ヒドロキシ、アミノ、ヒドロキシ低級アルキル、ベンゾイルオキシ、または基―ＯＯＣ・Ｒ7（但し、Ｒ7は場合によりカルボキシ基により置換されていてもよい炭素原子一～四個を有するアルキル基である）であり；そしてＲ6は水素であり；但しＸが酸素であり、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、およびＲ6が水素であり、かつＲ5が水素またはヒドロキシであるときには、Ｒ1はアミノまたはメチルアミノではなく；またＲ2が水素であるときには、Ｒ1は塩素ではない〕で示される置換プリン或はその塩。
三 アシクロビル
１ 化学構造式
２ なお、右１の化学構造式は、左の化学構造式と同一の物質を指すものである。
物件目録
「点滴静注用ナタジール」を品名とする一本につきアシクロビル二五〇mgを含有する注射薬